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La normativa europea della concorrenza sui contratti di trasferimento di tecnologia e sua applicazione in ambito extra europeo

15 SET 2015

La normativa europea in materia di concorrenza, con particolare riferimento al divieto di accordi tra imprese aventi effetti anticoncorrenziali, può trovare applicazione, e deve quindi essere presa in considerazione, anche nel caso di accordi finalizzati a regolare la presenza di due o più imprese in un mercato extra-europeo.
Per comprendere la portata della questione, si prenda ad esempio un caso nel quale lo Studio ha svolto attività di consulenza, relativo ad un contratto con il quale un'impresa italiana (Alfa) concede ad un'impresa avente sede in Ghana (Beta) la licenza d'uso dei brevetti e del know-how della prima per la produzione di macchinari, che prevede, tra l'altro, il divieto per il licenziatario Beta di vendere le attrezzature realizzate con la tecnologia oggetto di licenza all'interno dell'Unione Europea. Lo scopo del contratto in questione non è certo quello di creare squilibri alla concorrenza nel mercato europeo, quanto piuttosto di stabilire una forma di penetrazione nel mercato africano da parte dell'impresa licenziante italiana, attraverso un accordo di trasferimento di tecnologia che consenta a Beta, partner commerciale di Alfa, di produrre beni dotati delle stesse caratteristiche tecniche di quelli prodotti da Alfa.
Ma il licenziante Alfa ha evidentemente anche un interesse a proteggere il proprio mercato all'interno dell'UE, che potrebbe venire compromesso qualora il licenziatario Beta immettesse nel mercato UE i prodotti realizzati in Africa sfruttando la tecnologia di Alfa ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato da Alfa stessa. Il divieto di vendere all'interno dell'UE imposto a Beta, pertanto, potrebbe avere effetti distorsivi sulla libera concorrenza all'interno dell'UE, con conseguente applicabilità della normativa antitrust dell'UE che mira proprio ad evitare tali distorsioni, pur essendo il contratto destinato a regolare un mercato extra-europeo.

La verifica circa la compatibilità di un accordo di questo tipo con il diritto europeo della concorrenza richiede un breve excursus sul contenuto e la portata della normativa di cui si tratta.
Il divieto di accordi tra imprese aventi per scopo o per effetto la restrizione della libera concorrenza all'interno del mercato comune dell'Unione Europea è uno dei principi cardine del diritto europeo della concorrenza, attualmente sancito all'art. 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
Alcune tipologie di accordi astrattamente anticoncorrenziali vengono esentate dal divieto, e dalla conseguente nullità, nel caso in cui contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico (art. 101, par. 3, TFUE).

Tra queste tipologie figurano i contratti di trasferimento di tecnologia, come il contratto in ipotesi, che beneficiano di un'esenzione dal divieto sancito dal TFUE, ai sensi del Regolamento UE n. 316/2014. I contratti di trasferimento di tecnologia sono invero considerati positivamente nel sistema del diritto europeo della concorrenza, dal momento che favoriscono "un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto" (v. considerando n. 4). Il Regolamento n. 316/2014 esenta dall'applicazione dell'art. 101 TFUE gli accordi aventi per oggetto il trasferimento o la concessione in licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale (ad es. marchi, brevetti, know-how, disegni e modelli industriali, diritti d'autore sul software) nonché la produzione da parte del cessionario/licenziatario di beni utilizzando la tecnologia contenuta nei diritti ceduti o concessi in licenza.
L'esenzione è disciplinata in maniera differente a seconda che le parti del contratto siano tra di loro concorrenti (accordo orizzontale) o non concorrenti (accordo verticale) e che i contratti prevedano o meno cessioni/concessioni reciproche di tecnologie tra di loro concorrenti (accordi reciproci o non reciproci) ed è limitata ai contratti di trasferimento di tecnologia in cui le quote di mercato detenute congiuntamente dalle parti non superino il 20% per gli accordi orizzontali ed il 30% per gli accordi verticali (v. art. 3 del Regolamento) e che non contengano disposizioni con effetti anticoncorrenziali vietati dall'art. 101 TFUE.
Sotto quest'ultimo profilo, per le imprese concorrenti, l'esenzione non si applica qualora gli accordi prevedano, anche in via alternativa (v. art. 4, par. 1, del Regolamento):
a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi di vendita dei prodotti;
b) la limitazione della produzione, tranne quella imposta a uno solo dei licenziatari in un accordo reciproco (la limitazione della produzione è invece generalmente ammessa in un accordo non reciproco);
c) la ripartizione dei mercati o della clientela, fatti salvi:
i) l'obbligo del licenziante e/o licenziatario, in un accordo non reciproco, di non produrre utilizzando i diritti concessi in licenza nel territorio esclusivo riservato all'altra parte e/o di non effettuare vendite attive e/o passive nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte;
ii) la restrizione, in un accordo non reciproco, delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante a un altro licenziatario, purché quest'ultimo non sia concorrente del licenziante;
iii) l'obbligo del licenziatario di produrre esclusivamente per il proprio uso, purché il licenziatario non sia soggetto a restrizioni alle vendite di beni, prodotti utilizzando la tecnologia concessa in licenza, come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
iv) l'obbligo del licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre solo per un determinato cliente, qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la restrizione della facoltà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo, ad eccezione delle restrizioni necessarie ad evitare la divulgazione a terzi del know-how concesso in licenza.
Per le imprese non concorrenti, invece, non vengono esentati gli accordi che prevedono, anche in via alternativa (v. art. 4, par. 2, del Regolamento):
a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita;
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive, fatti salvi:
i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
ii) l'obbligo di produrre esclusivamente per il proprio uso, purché il licenziatario non sia soggetto a restrizioni alle vendite di beni, prodotti utilizzando la tecnologia concessa in licenza, come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
iii) l'obbligo di produrre solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante nel commercio all'ingrosso;
v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
c) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato.

Come anticipato, qualora un contratto di trasferimento di tecnologia non rientri nei parametri previsti dal Regolamento n. 316/2014 per andare esente dal divieto di cui all'art. 101 TFUE, esso è nullo di pieno diritto. Tale nullità potrà essere dichiarata da qualunque giudice di uno qualsiasi degli Stati membri investito della questione (se il contratto ha rilievo internazionale il giudice dovrà risultare competente in base alle norme di diritto internazionale privato).
Si tratta, come precisato dalla giurisprudenza dei giudici europei, di una nullità parziale e limitata, almeno in astratto, alle disposizioni del contratto con effetti anticoncorrenziali per il mercato europeo, con la conseguenza che il contratto potrebbe rimanere valido ed efficace per le altre sue disposizioni prive di effetti anticoncorrenziali nel mercato comune, purché indipendenti da quelle colpite da nullità (v. sentenza 14.12.1983 nel caso Société de vente de ciments et betons c. Kerpen & Kerpen, n. 319/82). Ad ogni modo gli effetti della nullità sancita dalla norma europea, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (v. sentenza 18.12.1986 nel caso VAG France SA c. Etablissements Magne SA, n. 10/86; sentenza TPG 18.09.1992 nel caso Automec c. Commissione, n. T-24/90), sono questioni che vanno risolte in base alla legge nazionale regolatrice dell'accordo nullo (se le parti del contratto sono domiciliate in due diversi Paesi, tale legge va determinata sempre in base alle norme di diritto internazionale privato).

Tornando al contratto oggetto di esame, il fatto che il licenziatario Beta abbia sede in Ghana, quindi al di fuori dell'Unione Europea, è un dato irrilevante rispetto all'applicabilità della disciplina europea degli accordi anticoncorrenziali vietati (inclusa quindi anche l'esenzione da nullità per i contratti di trasferimento di tecnologia): nella misura in cui l'accordo sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali all'interno del mercato europeo, la normativa europea può trovare applicazione anche nel caso in cui una delle parti del contratto sia un'impresa avente sede all'esterno dell'Unione Europea. Anch'esso è un principio ormai consolidato di formazione giurisprudenziale, elaborato in epoca ormai risalente dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 21.02.1973 nel caso Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc c. Commissione, n. 6/72, e sentenza 20.06.1978 nel caso Tepea c. Commissione, n. 28/77).

Al contratto di licenza di brevetto e know-how tra Alfa e Beta, quindi, attesi gli effetti potenzialmente anticoncorrenziali per il mercato europeo del divieto imposto a Beta di vendere all'interno dell'UE, sono astrattamente applicabili sia l'art. 101 TFUE che il Regolamento UE n. 316/2014 sull'esenzione dal divieto per i contratti di trasferimento di tecnologia.
In particolare, il divieto di vendita all'interno dell'UE imposto a Beta potrebbe rientrare nella fattispecie prevista all'art. 4, par. 1, lett. c) del Regolamento per le imprese concorrenti, avendo per effetto la ripartizione dei mercati (Alfa vuole riservare a sé o ai propri distributori il mercato europeo).
Tuttavia, detta norma al punto i) fa salvo il divieto, per gli accordi orizzontali, di effettuare vendite, sia attive che passive, nel territorio esclusivo riservato all'altra parte. Il divieto imposto a Beta, pertanto, potrebbe rientrare nell'ambito dell'esenzione prevista dal Regolamento per i contratti di trasferimento di tecnologia, nel momento in cui venisse inteso come un divieto finalizzato a creare delle aree di mercato esclusive per i partecipanti all'accordo. Nell'ottica del legislatore europeo, difatti, la creazione di mercati distinti per licenziante e licenziatario, con riferimento a prodotti concorrenti realizzati da due soggetti diversi sfruttando la tecnologia sviluppata dal licenziante e concessa in licenza all'altro contraente, non è ritenuta dannosa per la concorrenza.
Naturalmente l'esenzione prevista dal Regolamento n. 316/2014 opererebbe solamente a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente da Alfa e Beta fosse inferiore al 20%, ai sensi dell'art. 3, par. 1 del Regolamento stesso.

In conclusione, vale peraltro la pena di sottolineare che gli evidenti elementi di internazionalità del contratto in parola, in ragione delle sedi delle parti in due diversi Paesi, richiedono di esaminare gli aspetti connessi alla legge nazionale applicabile al contratto stesso.
Da un lato, qualunque sia la legge nazionale applicabile al contratto, la normativa europea della concorrenza potrà sempre trovare applicazione, dato il carattere imperativo che le viene generalmente riconosciuto, qualora il contratto produca effetti dannosi per la concorrenza nel mercato UE.
Dall'altro lato, sarà opportuno verificare se qualche disposizione del contratto in questione violi analoghe disposizioni del diritto della concorrenza previste dalla legislazione del Ghana o di altri Paesi africani per i quali il licenziatario Beta detenga l'esclusiva di vendita con riferimento ai beni prodotti utilizzando la tecnologia di Alfa. Nel caso tali disposizioni vengano qualificate come imperative o di applicazione necessaria, bisognerà farne applicazione anche qualora il contratto sia disciplinato da una legge nazionale diversa da quella del Ghana o di altro Paese africano. Marco Agami

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